Экспертиза заявки на товарный знак в Роспатенте

После подачи заявки на регистрацию товарного знака (ТЗ) эксперты ФИПС проводят ее экспертизу. Экспертиза – процедура, в ходе которой госорган проверяет поданные документы на соответствие нормативным требованиям, а также устанавливает возможность предоставления правовой охраны заявленному обозначению.

Экспертиза заявки на товарный знак – ключевой этап в регистрации ТЗ. Если ФИПС не обнаружит нарушений ни в оформлении документов, ни в товарном знаке, начнется процедура регистрации, которая хоть и длится долго – до 11 месяцев, но служит гарантией, что объект все-таки получит правовую охрану. Если заявка не пройдет экспертизу, ее отклонят без компенсации заявителю уплаченной госпошлины.

В этой статье мы рассказываем, по каким критериям проводят экспертизу. Статья адресована тем, кто подал документы и ждет ответ; кто только собирается подать заявку, и лицам, получившим отказ по итогам экспертизы и нуждающимся в юридической помощи.

Два этапа экспертизы

Экспертиза состоит из двух этапов:

1. формальной экспертизы;
2. экспертизы по существу.

Рассмотрим каждый этап подробнее.

Формальная экспертиза

С этой экспертизы начинается проверка каждой поступающей заявки. Процедура длится около двух месяцев.

Правильность оформления документов. Заявка обязательно должна включать заполненное заявление установленной формы. Также, в зависимости от конкретной ситуации, к заявлению прилагают:

• устав – если подана заявка на государственную регистрацию коллективного знака;
• перевод на русский язык документов, прилагаемых к заявке – если изначально документы подают на иностранном языке;
• доверенность, удостоверяющая полномочия представителя – если заявитель не может явиться в Роспатент лично;
• согласие государственного органа, органа международной или межправительственной организации – если в обозначение включены официальные символы, наименования;
• согласие собственника или уполномоченного им лица – если регистрируют обозначение с использованием объектов авторского права, официальных названий и изображений особо ценных объектов культурного наследия народов РФ.

ФИПС может запросить и другие данные, если посчитает нужным.

Читайте подробнее о том, как оформить заявку на товарный знак

Полнота представленной информации. Если Роспатенту недостаточно представленных данных, он их запросит. Сама по себе неполнота представленной информации не служит основанием для отклонения заявки. Но если заявитель не донесет нужные документы в установленный законом срок – 3 месяца, заявку аннулируют.

Срок на предоставление запрашиваемых материалов можно продлить, подав ходатайство. Максимальный срок продления – 6 месяцев, причем, за каждый продленный период заявитель платит пошлину в объеме 3000 рублей. То есть, при подаче ходатайства на продление срока представления сведений на 6 месяцев, нужно оплатить 18 000 рублей.

Факт оплаты госпошлины. Обычно заявитель прикладывает к заявлению квитанцию об уплаченной госпошлине, но госорган все равно проверяет факт поступления оплаты на баланс. На этапе формальной экспертизы достаточно оплатить всего 4000 рублей + 1000 за каждый из классов Международной классификации товаров и услуг, свыше 1.

Если с документами все в порядке или заявитель в срок предоставил недостающие сведения, госорган переходит к экспертизе по существу.  Об этом ФИПС письменно уведомляет заявителя и просит оплатить госпошлину за следующий этап проверки.

Экспертиза по существу

Этот этап проверки включает детальное исследование товарного знака на соответствие требованиям, уникальности и различительной способности. Экспертиза по существу может длиться от 2 до 9 месяцев.

Способность ТЗ индивидуализировать товар. Сначала эксперты Роспатента визуально проверяют товарный знак на соответствие требованиям, предъявляемыми законодательством. Например, госорган не зарегистрирует обозначение, если оно не имеет словесного характера и фантазийного смысла, состоит из общепринятых, описательных и запрещенных к использованию в ТЗ обозначений или способно ввести в заблуждение.

Читайте подробнее о требованиях к товарному знаку

Здесь подробно об оценке различительной способности

Проверка на нарушение прав третьих лиц. Эксперт проверяет, не совпадает ли ваш знак с уже зарегистрированными или заявленными ранее знаками. На этом этапе ФИПС сверяется с базой уже зарегистрированных ТЗ, а также с базой обозначений, находящихся в процессе регистрации. Это помогает удостовериться, не похож ли заявляемый знак до степени смешения на один из тех, который уже находится под правовой охраной. Также идет сверка по базам с общеизвестными ТЗ.

Проверка оплаты госпошлины. За экспертизу по существу заявитель должен заплатить пошлину в объеме 13000 рублей + 2500 рублей за каждый класс МКТУ свыше 5, для которых запрашивается регистрация + 500 рублей за каждое наименование свыше 10 в одном классе.

Результатом экспертизы по существу может стать отказ в государственной регистрации, если обозначение нуждается в доработке из-за сходства с уже зарегистрированным ТЗ или из-за низкой способности индивидуализировать товар.

Если с товарным знаком все в порядке, госорган принимает решение о регистрации и уведомляет об этом заявителя. С этого момента вы можете быть абсолютно спокойны относительно процесса – через какое-то время свидетельство о правовой охране будет у вас на руках.

Что ускоряет и замедляет экспертизу

В среднем весь процесс регистрации товарного знака занимает от трех до шести месяцев, но в некоторых случаях он может ускоряться до двух месяцев и растягиваться до одиннадцати. Вот, от чего это зависит.

1. Полнота предоставленной заявки. Если заявитель сразу не подготовил документы должным образом, Роспатент потребует от него недостающих сведений, а это, как минимум, растянет процедуру на месяц-другой.
2. Человеческий фактор. Разные эксперты ФИПС могут обрабатывать заявки с разной скоростью, что связано с загруженностью конкретного специалиста и его опыта работы.
3. Схожесть обозначения с уже заявленными. Если ваше ТЗ похоже на уже зарегистрированное, Роспатенту понадобится время на дополнительные проверки и анализ, чтобы принять решение о регистрации заявки или отклонении.
4. Количество классов МКТУ. Чем больше указано классов в заявке и разнообразнее товары / услуги, тем больше времени понадобится на экспертизу.
5. Приостановка рассмотрения заявки. Если в ходе экспертизы выяснилось, что ваш ТЗ похож на уже зарегистрированное обозначение, по которому идет спор, рассмотрение заявки может быть приостановлено. Логика такая: в ходе судебного разбирательства регистрация обозначения, похожего на ваше и принадлежащего третьему лицу, может быть аннулирована. Тогда вашу заявку, если она не противоречит интересам других участников рынка, одобрят.
6. Ускоренная процедура регистрации. В Роспатенте есть услуга ускоренной регистрации ТЗ. За внеочередное рассмотрение заявки нужно доплатить государственную пошлину в размере 94400 рублей, если речь идет о словесном или изобразительном знаке, и 188800 рублей при регистрации комбинированного обозначения. В этом случае госорган выдаст свидетельство на ТЗ всего за 2 месяца при условии, что к документам и к самому обозначению не будет претензий.
7. Предварительная проверка ТЗ и подготовка заявки вместе с патентным поверенным. Глубокая предварительная проработка обозначения и подача заявки с участием нашего бюро минимизирует вероятность поступления претензий от Роспатента. Как следствие – существенно сокращается срок экспертизы. Предварительная проверка ТЗ и подготовка заявки с патентоведом – это инвестиция не только в результат, но и в скорость его достижения.

Примеры кейсов с реальными сроками из практики

В опыте патентного бюро «Первоисток» были случаи, когда удавалось зарегистрировать знак всего за 4,5 месяца. Это не была ускоренная процедура регистрации. Время экспертизы удалось сократить за счет предварительного анализа товарного знака и его доработки, а также грамотного заполнения документов нашим специалистом.

Благодаря нашему опыту и внимательной предварительной проработке заявки, даже сложные кейсы проходят экспертизу быстро и без лишних запросов со стороны Роспатента.

Ниже опубликовали таблицу с реальными сроками регистрации, которых мы добивались для наших клиентов.

Случай	Фактический срок
Регистрация заявки с предварительным патентным поиском без запроса дополнительных сведений от Роспатента во время экспертизы	4,5-5 месяцев
Регистрация иностранного комбинированного товарного знака	8 месяцев
Сложный случай с ответами на запросы от эксперта Роспатента	8-10 месяцев
Регистрация обычной заявки, без ускорения и без предварительного поиска	6 месяцев
Ускоренная процедура регистрации, перед которой был проведен предварительный патентный поиск	1,5-2 месяца

 

Типичные причины отказа Роспатента

На этапе формальной экспертизы ФИПС отклонит заявку, если:

1. Представлен неполный комплект документов – например, отсутствует квитанция об оплате пошлины или неправильно указана сумма; нет изображения заявленного обозначения, пропущены обязательные сведения о заявителе, нет указания классов МКТУ или они выбраны некорректно;
2. Допущены грубые ошибки в оформлении заявки – неверно заполнена форма заявки, например, в графе «обозначение» указан текст без изображения при подаче комбинированного знака; нарушен формат файла с изображением знака, например, загружено фото вместо векторной схемы;
3. Заявитель не приложил оригинал доверенности или заявитель недееспособное или несуществующее юридическое лицо;
4. Не совпадают данные из заявки с теми, чтобы указаны в открытых источниках о юридических лицах, например, ИНН / ОГРН или ФИО / название компании.

На стадии экспертизы лицо, заявившее о регистрации товарного знака, имеет право дополнять или менять сведения в заявке. Если отправили документы в ФИПС, а чуть позже заметили, что допустили негрубую ошибку – обратитесь в ведомство для внесения изменений. Только учтите, что менять можно данные, не затрагивающие суть самой заявки или обозначения. Если изменения носят радикальный характер, придется оформить документы заново и подать заявку еще раз. Например, заявитель имеет право менять сведения о правообладателе и исправлять допущенные технические или другие ошибки в материалах заявки.

На этапе экспертизы по существу ФИПС может отклонить заявку по:

• абсолютным основаниям – товарный знак, заявленный для регистрации, не может выполнять индивидуализирующую функцию;
• относительным основаниям – между заявленным товарным знаком и уже охраняемым обнаружены признаки тождества или сходства до степени смешения.

Читайте подробнее об основаниях для отказа в регистрации ТЗ

Что делать, если Роспатент выдал предварительный отказ

Получение предварительного отказа по заявке на товарный знак – не повод сдаться. Это не финальное решение, а приглашение к диалогу с экспертом. Если получили предварительный отказ, следуйте нашей инструкции.

1. Подготовьте пояснительное письмо или возражение. Ознакомьтесь с замечаниями эксперта и подготовьте аргументированный ответ, чтобы отстоять позицию. Оформите аргументы структурно в виде пояснительного письма. Например, если заявку отклонили, потому что эксперт ФИПС посчитал различительную способность вашего ТЗ слишком низкой, придумайте убедительное обоснование своей позиции.
2. При защите аргументов ссылайтесь на кейсы, похожие на ваш случай, в которых Роспатент или СИП встал на сторону заявителя. Просмотрите практику Роспатента или СИП, ознакомьтесь с доктринальными подходами, лингвистическими, маркетинговыми и юридическими доводами, к которым аппелировали заявители в этих кейсах.
3. Соберите дополнительные материалы. Чтобы усилить позицию, часто требуется собрать и приложить дополнительные доказательства – данные о фактическом использовании знака (фото, упаковки, сайты, реклама), маркетинговые материалы, подтверждающие узнаваемость бренда, результаты опросов, сертификаты, пресс-материалы. Эти материалы докажут, что знак действительно воспринимается как отличительное обозначение именно вашего продукта.
4. Не пренебрегайте сроками. После получения уведомления о предварительном отказе у заявителя есть три месяца на подачу возражения. Если не укладываетесь в срок, заранее запросите продление времени, подав соответствующее ходатайство и оплатив пошлину. Если не уложиться в срок, заявку признают отозванной без возможности восстановления.
5. Подайте иск в СИП – Суд по интеллектуальным правам. Если собрали аргументы, а Роспатент все равно отклонил заявку, оспорьте решение в СИП. В СИП можно обжаловать окончательный отказ в регистрации, действия или бездействие Роспатента, решения Апелляционной палаты. Здесь тоже важно соблюсти срок подачи иска – 3 месяца с даты получения окончательного отказа ФИПС.

Предварительный отказ – это не конец, а возможность доказать свою правоту. На практике случается так, что заявитель расстраивается и дает необдуманный ответ в Роспатент. В результате компания или ИП теряет надежду на регистрацию, даже в тех случаях, когда были хорошие шансы на успешное завершение процесса.

Если вы уже оказались в таком положении – позвоните нам. Мы бесплатно изучим дело и сформируем четкую, юридически выверенную тактику защиты, а за небольшую плату воплотим ее в жизнь.

Оставить заявку на обратный звонок

Как проверить статус заявки

Если вы уже отправили документы в Роспатент, и долго ждете ответ – напишите нам, и мы поможем узнать статус заявки. Когда уведомлений от Роспатента нет слишком долго, проверьте – не пропускаете ли вы письма на почте. Помните, что во время делопроизводства важно соблюдать сроки и давать ответы на уведомления органа как можно скорее. Эксперт нашего бюро поможет не пропустить срок ответа Роспатенту и возьмет на себя переписку с госорганом.

Также вы можете самостоятельно мониторить изменение статуса заявки. Для этого зайдите в Реестр заявок на регистрацию и введите в поле поиска номер интересующей заявки.

7 причин позвонить патентному поверенному

На первый взгляд регистрация товарного знака кажется простой: подал заявку – подождал – получил свидетельство. Но на практике процесс гораздо сложнее. Ошибки на любом этапе могут стоить месяцев ожидания, невозврата пошлины, а иногда и потери прав на бренд.

Вот 7 причин, почему стоит делегировать этот процесс патентному поверенному, либо хотя бы быть с ним на связи, если понадобится срочная консультация.

1. Оперативно оценим шансы на регистрацию. Патентный поверенный сразу оценит, пройдет ли ваш знак регистрацию. Это поможет избежать ситуации, когда подаете заявку в ФИПС, платите многочисленные пошлины, а через некоторое время получаете отказ по причине, которую могли избежать с самого начала.
2. Корректно определим класс МКТУ. Неверный выбор класса может обесценить регистрацию. Специалист поможет точно сформулировать, какие товары и услуги действительно подлежат защите.
3. Подготовим сильную заявку без ошибок. Юридически грамотно оформленная заявка – уже полдела. Это экономит время на исправление ошибок и снижает риск формального отказа.
4. Работаем с нестандартными и сложными знаками. Если у вас комбинированный знак, нестандартное написание или иностранное слово – помощь профессионала особенно важна. Мы подскажем, как повысить шансы на успешную регистрацию.
5. Готовим пояснения и ответы на запросы Роспатента. Если в процессе экспертизы Роспатент направит запрос или предварительный отказ – убедительно на него ответим. Здесь каждая формулировка имеет значение.
6. Экономим время и нервы. Самостоятельно отследим сроки, подадим нужные ходатайства. Вам не придется разбираться в нюансах – только получать уведомления о прогрессе.
7. Поддержим в критически важных моментах. Есть ситуации, в которых помощь патентного поверенного не просто желательна, а критически важна. Например, при подаче заявки в другие страны через ВОИС важна точность и знание международных стандартов. Ошибка на национальном уровне отразится и на международной регистрации.

Регистрация товарного знака под ключ

Если вы только собираетесь подать заявку на регистрацию товарного знака и хотите защитить себя от возможной потери времени и рисков, выберите комфортный вариант сотрудничества с нами.

Мы предлагаем на выбор три тарифа регистрации товарного знака под ключ – под разные нужды и даже под минимальный бюджет.

Кому подходит	Название тарифа	Стоимость, рублей (без пошлины)	Сроки	Примечание
Для клиентов, уверенных в охраноспособности регистрируемого ТЗ и нуждающимся только в поддержке при оформлении документов, ведении переписки с Роспатентом и ответах на предотказах	ЭКОНОМ Идеальный тариф при минимальном бюджете	25 000	3-6 месяцев	В тариф не входит углубленная проверка обозначения и повторная подача заявки
Для клиентов, которые выбирают надежность: если Роспатент непредвиденно отклонит заявку, мы бесплатно подадим документы еще раз	СТАНДАРТ Тариф для максимально надёжной регистрации с первой заявки	45 000	3-6 месяцев	При непредвиденном отказе в регистрации гарантируем подачу ещё одной заявки бесплатно с оплатой госпошлины за наш счёт. В тариф не входит доработка обозначения и услуга подготовки писем-согласий от правообладателей сходных названий.
Для клиентов, которые не боятся риска и готовы попробовать зарегистрировать бренд с невысокой охраноспособностью	МАКСИМУМ При высоком риске отказа	55 000	3-6 месяцев	Сами дорабатываем обозначение до охраноспособного состояния. Запрашиваем и подготавливаем письма-согласия от правообладателей сходных названий (до пяти штук). Дополнительные глубокие проверки по базам.

Вы можете подать заявку и самостоятельно, но, как и в случае с налогами или судебными делами, профессионал сделает это быстрее, точнее и безопаснее. Патентный поверенный обеспечит экономию времени, денег и спокойствие за будущее бренда.

Есть вопрос по вашей заявке? Получите бесплатную консультацию прямо сейчас.